3月15-17日，第二屆知識產權行業論壇(IPIF)在蘇州舉行，三聚陽光知識產權集團常務副總裁李敏受邀出席本次活動，并參與醫療器械IP分論壇以“近年來專利無效案件審查及啟發”為主題的圓桌討論環節。

三聚陽光知識產權集團常務副總裁李敏作精彩分享

李敏分享了自己對于馬庫什權利要求的見解，并針對馬庫什權利要求的創造性、修改方式、優先權，對其在無效階段的修改方式展開了詳盡地論述與探討。

1馬庫什權利要求的認定與修改規則

馬庫什權利要求能概括性地以化學通式的形式來表征大量具體化合物，已被廣泛應用于化學和生物醫藥領域的發明專利申請之中，是一種特有的權利要求撰寫方式。很多制藥企業的核心化合物專利通常都采用馬庫什權利要求的撰寫方式，常常涉及巨大的經濟利益、且具有深遠的社會影響。

但由于馬庫什權利要求保護的是通式化合物，可能涵蓋了成千上萬個具體化合物而導致其保護范圍巨大，長久以來，關于馬庫什權利要求的性質，以及其在無效階段的修改、優先權的判定等眾多問題也一直存在著較多爭議。

李敏認為，“想要弄清無效階段馬庫什權利要求的修改規則，首先要先了解馬庫什權利要求的性質與認定規則。”

業界對馬庫什權利要求的認定一直存在兩種解析：觀點一認為是“并列技術方案論”，即以馬庫什方式表達的化合物權利要求是并列的多個獨立化合物的集合;觀點二認為是“整體技術方案論”，即以馬庫什方式表達的化合物權利要求屬于一個概括的整體技術方案。

對于并列技術方案論而言，就可以考慮刪除馬庫什權利要求中的任一變量任一選項而不違反專利法第33條的規定，同時該觀點普遍適用于專利新申請授權前實審程序中。而后一種觀點則認為刪除馬庫什權利要求中的任一變量就會產生新的、說明書中未記載的中間范圍，從而違反專利法第33條的規定。

而根據41號判決的精神，馬庫什通式化合物“通常情況”為概括性的整體方案，在無效階段不允許針對變量要素的多種選擇進行刪除式修改，只有在“特定情況”下，可以視為單個化合物而進行刪除式修改。”

為此，李敏還結合41號判決之后的無效案件，整理了“特定情況”下馬庫什權利要求可視為單個化合物而進行刪除式修改的情形，由可接受的修改案例可以看出，可接受的刪除式修改基本分為兩種情形：

情形(1)：馬庫什通式化合物僅是權利要求中的一個并列元素，修改僅涉及馬庫什通式之外的其他并列元素的選擇性刪除，而不涉及馬庫什通式中變量要素的重新選擇式刪除;

情形(2)：從屬權利要求中針對獨立權利要求中的一個特定變量限定了具體選擇;

實際上在41號判決中，權利人所做的修改(1)從“式(Ⅰ)化合物或其可用作藥用的鹽或酯”中刪除“或酯”即屬于上述情形(1)。

另外，李敏還列舉了2018年巴斯夫歐洲公司一項名稱為“殺真菌混劑”的發明專利無效宣告案，其中爭議焦點還涉及了在無效宣告階段能否將馬庫什通式化合物具體修改為記載在說明書中但未記載在任一權利要求中的具體化合物。對此，復審委以及一中院均給出了否定答復。因馬庫什權利要求被視為一個概括式的技術方案，其并非是該權利要求范圍內的全部具體化合物的集合，亦即并非并列技術方案的集合，因此，在授權文本中并無任一權利要求將“殺真菌混劑”中的第一種化合物限定為修改文本中的該具體化合物的情況下，盡管其被記載在說明書中，社會公眾亦會合理預期該具體化合物不會被允許納入新的權利要求中。

綜上，根據最高法的第41號判決，在無效階段對馬庫什通式權利要求的修改必須給予嚴格的限制，這種嚴格的限制，是考慮了如何盡可能平衡專利申請人或專利權人利益與社會公眾利益，同時保護了化合物專利對現有技術做出的實質貢獻等。

2馬庫什權利要求的思考與啟示

李敏認為，馬庫什通式化合物往往是醫藥領域中最核心的化合物，無效階段對馬庫什通式化合物修改方式有著嚴格限制，能夠給我們帶來眾多啟示——

從權利人的角度出發，在申請文件撰寫階段，我們在撰寫通式化合物專利申請文件時需要計劃好企業真正想要保護的化合物到底是哪些，從而有目標地、仔細地、審慎地規劃好獨立權利要求和從屬權利要求的布局，為無效階段馬庫什權利要求的修改提供較大的空間和靈活性，以最大限度確保專利權的穩定性。

而從專利無效角度出發，馬庫什權利要求在專利授權過程中所做的修改，如果屬于無效階段中不被允許的修改，例如對要素變量的修改被視為重新概括而不被允許時，那么這種修改可能導致超范圍的問題，進一步地還會產生對優先權認定的影響，從而導致無效過程中因為優先權的喪失影響專利權的穩定性。

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